侵害商标权纠纷被告不侵权抗辩分析以及《商标国际注册马德里协定》的相关适用
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>>>>案情简介
A公司于2021年08月28日注册了第20类某四字商标，B个体工商户，于2023年3月1日成立，其字号、门头招牌与该商标的二字存在部分重合，经营范围与A公司一致。A公司认为自疫情后香港恢复通关以来业绩反而较疫情期间环比下降，其将该结果完全归咎于B个体工商户，认为是其引起消费者混淆误认、侵占其市场份额，因此于2023年4月11日委托公证处进行线下取证并诉至法院且不接受调解。B个体工商户作为被告委托我所秦凤实律师出庭应诉并驳回A公司全部诉讼请求。
>>>>争议焦点
B个体工商户将包含涉案商标中的二字作为企业字号使用，以及在门店招牌、宣传资料等突出使用以上二字是否构成商标侵权及不正当竞争。
>>>>案例简析及总结
在知识产权领域中，侵害商标、专利、著作权行为与不正当竞争多见竞合，原告一般都倾向于同时使用两案由以争取更加高额赔偿。“认为”侵权相对较为容易，那么在此基础上的抗辩空间就较小，被告应在“认定”侵权方面进行研究和分析。
首先，关于“认为”侵权即商标近似抗辩主要参照《商标审理审查指南》。文字商标的近似应主要考虑“形、音、义”三个方面。B个体工商户使用的字号及标识为两个字，而涉案商标为四个字，整体差异非常大，从商标长度到读音以及词义均存在差异。
其次，关于“认定”侵权，本人在庭前花费大量时间检索分析，并于胜诉后总结了以下几点：
第一，国内检索是否存在在先注册的近似商标，是否在涉案商标注册之前存在与之同样尼斯分类的商标，B个体工商户使用的二字在国内被案外人频繁注册且注册成功、有效；
第二，通过WIPO检索是否存在缔约国在先注册的近似商标，商标国际注册马德里体系受1891年签订的《马德里协定》和1989年签订的《马德里协定有关议定书》的制约。通过本体系，只要取得在每一被指定缔约方均有效力的国际注册，即可在数量众多的国家中保护商标。经检索发现，日本、韩国作为《马德里协定》缔约国，近似、相同商标均在涉案商标注册申请日前已被以上二国公民注册过，尼斯分类均为20类且处于有效状态；
以上二步均是为了证明即便被告侵权，也并非是侵害了原告的商标权。结合《商标法》第三十条，申请注册的商标，凡不符合本法有关规定或者同他人在同一种商品或者类似商品上已经注册的或者初步审定的商标相同或者近似的，由商标局驳回申请，不予公告。
即便被告侵害了案外的商标权，但法律不保护躺在权利上睡觉的人，这一行为同样也可以为后续的无效该商标作铺垫，并不一定要在诉中进行无效申请，因在法律实务中商标无效宣告程序历时较长且一般不中止审理。
第三，原告未能证明涉案商标知名度，那么自然就没有办法证明被告行为足以造成混淆，使公众误以为和原告存在特定联系；
第四，证明正当使用行为。世界上的商标体量极为庞大，偶尔会有不应被注册的商标被注册成功，商标注册能够通过行政程序并不代表其权利基础瑕疵，就本案而言，涉案商标中的二字系地名，其本不应当被注册为商标；
第五，原告主张其业绩下滑作为经济损失并不合理，原告的经济损失与被告行为之间不存在因果关系；
第六，不正当竞争行为被认定的条件极为苛刻，原告是否尽到了相应的举证义务，并不能仅以被告将以上二字用作企业字号就认定为不正当竞争，如前文所述不正当竞争和商标侵权一般存在竞合，需要结合商标侵权来进行判定，再者，也要考虑到被告的主观认知，市场监督管理局并未对字号重合进行禁止，被告经营者对此也并不知情。
>>>>办案小结
商标侵权诉讼案件不仅在于《商标法》的规定，《商标审理审查指南》、行政程序瑕疵以及国际商标注册同样是司法判定的重要因素。笔者将以上特殊的商标不侵权抗辩方式命名为“国际商标抗辩”并继续研究，以供法律从业者及相关学者参考。
附判决书如下：
律师简介
秦凤实 律师
秦凤实，专职律师，法学学者，中华律师协会会员、青工委委员、二手车高级评估师、资深调解工作者、知识产权企业高级顾问、多领域复合型人才，著有《出“棋”制胜——知产商业布局》。
擅长侵害专利权纠纷、侵害商标权纠纷、侵害著作权纠纷、侵害商业秘密罪辩护、涉外知识产权纠纷、跨境电商知识产权布局、外贸领域纠纷、汽车领域纠纷。
秦凤实律师深耕知产领域多年，经办全球范围内数千件知识产权纠纷案件，且在新车、二手车调表等“退一赔三”领域独有建树，经办案件均获当事人一致好评。
联系方式：13923436426（微信同号）